ITC의 지식재산권 침해조사 요건 완화 – 국경에서 침해 수입품 차단하기

2025년 3월 5일, CAFC(연방순회항소법원)는 Lashify, Inc., v. ITC 사건에서 ITC(국제무역위원회)의 특허·상표·저작권 등 침해조사 요건을 지나치게 엄격하게 해석해 온 기존 관행이 법령에 어긋난다고 판시했습니다.

이에 따라, 앞으로는 미국 내에서 “판매, 마케팅, 창고 보관, 품질관리, 또는 유통”만 수행하는 기업도 해당 활동에 대해 미국 내 상당한 투자나 고용이 있음을 입증하면, ITC 침해조사를 통한 침해 수입품의 차단을 보다 용이하게 신청할 수 있게 되었습니다.

1. ITC 침해조사 개요

특허·상표·저작권 침해가 의심되는 경우, 연방지방법원에서 침해소송을 제기하는 방법 외에도, 침해품이 해외에서 유입되는사안이라면 ITC의 침해조사를 신청할 수 있습니다(19 U.S.C. § 1337).  ITC 침해조사 결과 모든 요건이 충족되면, 배제명령(Exclusion Order)으로 침해품 수입을 금지하거나, 중지명령(Cease and Desist Order)으로 이미 수입된 침해품의 판매·유통을 막을 수 있습니다.

ITC 침해조사의 장점으로는, (i) 소요기간이 통상 1년~18개월로서 비교적 짧은 점, (ii) 2006년 연방대법원의 eBay v. MercExchange 판결 이후 특허소송에서 영구적 침해금지 명령이 어려워진 반면 ITC 침해조사 절차에서는 그렇지 않다는 점, (iii) 상대방이 해외에 있을 때 효과적이라는 점 등을 들 수 있습니다.

2. ITC 침해조사 요건 (19 U.S. Code § 1337(a)(1)-(3))

ITC 침해조사를 통해 수입·유통을 금지시키려면, “등록”된 특허·상표·저작권에 대해 다음을 충족해야 합니다.

(1) 미국으로 침해품 수입;

(2) 특허·상표·저작권에 의해 보호되는 제품이 존재할 것; 및

(3) 해당 제품과 관련하여 미국 내 산업이 존재하거나 정착되는 과정일 것.

이때, 위의 “미국 내 산업” 요건(3)은 미국 내 다음 중 하나의 존재를 입증함으로써 충족됩니다.

(A) 공장 및 설비에 대한 상당한 투자;

(B) 상당한 인적 고용 또는 자본; 또는

(C) 엔지니어링, 연구개발, 또는 라이센싱을 이용하기 위한 실질적 투자

3. 이번 판결의 의의

그동안 ITC는, 미국 내 다른 활동 없이 오직 “판매, 마케팅, 창고 보관, 품질관리, 또는 유통”에 따른 투자활동만으로는 위의 “(B) 상당한 인적 고용 또는 자본”으로 인정할 수 없다는 입장이었습니다. 즉, 미국 내 “연구개발(R&D), 엔지니어링, 또는 제조” 를 하지 않는 기업은 ITC 침해조사를 활용하기 어려웠습니다.

그러나, 이번 판결은 이러한 ITC의 기존 입장이 명문 규정에 어긋난다는 것입니다.

이번 판결에 따라, 미국 내에서 판매, 마케팅, 창고 보관, 품질관리, 또는 유통만 하여도, 이에 대해 상당한 인적 고용이나 투자가 있다면, ITC 절차를 활용해 침해품의 수입·유통을 차단할 수 있게 되었습니다. 이는, 미국 내 생산 활동 없이 수입·판매만 하는 기업에게도 ITC 절차 활용 기회를 열어 준다는 데 의의가 있습니다.

문의: admin@acilawgroup.com