미국 특허의 높은 무효율③ - 대책

앞선 블로그 ① 및 ②에서 미국 특허의 상당한 무효율의 현황 및 원인을 살펴보았다면, 이하에서는 이러한 특허 무효 가능성에 대한 대책을 살펴보겠습니다.

(1) IDS 제출 의무의 성실한 이행

발명과 출원에 관련된 모든 사람(발명가, 출원인, 출원 대리인 포함)은 해당 출원의 특허성과 관련된 모든 중요한 정보(material information)를 미국 특허상표청(USPTO)에 제출해야 할 IDS(Information Disclosure Statement) 제출 의무가 있습니다(37 C.F.R. § 1.56).

이러한 IDS 제출 의무를 성실히 이행하면, 미 특허상표청이 IDS로 제출된 정보를 근거로 해당 특허출원의 심사를 할 수 있어, 해당 심사의 품질이 향상될 수 있습니다.

더구나, 특허 등록 이후에 IDS 제출 의무를 불이행했던 사실이 밝혀지면 특허권의 행사를 할 수 없게 되므로, IDS 제출 의무의 성실한 이행은 튼튼한 특허를 위한 권유 사항이라기 보다는 필수 사항이라고 보아야 합니다.

(2) 예비적인 복수의 특허 청구항

앞선 블로그②에서 상술한 바와 같이, 미 특허상표청에서 어떻게 선행 기술 조사를 한다 하더라도 모든 선행기술이나 거절/무효 논리를 파악하는 것은 불가능합니다. 그러므로, 하나의 특허에 예비적인 복수의 청구항을 작성하여 진행하는 것이 중요합니다. (참고로, 복수의 청구항 중에는, 권리 범위가 가장 넓은 독립 청구항과, 독립 청구항에 한정사항을 더 추가하여 권리 범위가 좁아지는 종속 청구항이 있습니다.)

이를 통해, 추후 발생할 특허 무효 분쟁에서, 설령 권리 범위가 넓어 특허 무효 가능성이 상대적으로 높은 청구항이 무효되더라도, 권리 범위가 좁아 특허 무효 가능성이 상대적으로 낮은 청구항을 유효하게 유지될 가능성이 높아집니다. (물론 권리범위가 좁은 청구항은 상대방의 실시품이 침해로 될 확률도 낮아질 수 있습니다.)

(3) 선행기술 사전 조사 (불충분 문제. 장단점 존재)

사전에 선행기술을 조사하여 유력한 선행기술에 대해 대비하여 특허출원 전략을 세우는 것이 방법이 될 수는 있습니다.

다만, 이 경우에는 추가적인 비용과 시간이 소요되고, 앞선 블로그②에서 상술한대로 모든 선행기술을 찾을 수 없다는 한계가 여전히 존재합니다. 또한, 이로 인해 소요된 시간으로 출원일이 늦어진다면, 오히려 출원일 전에 공개된 선행 기술이 늘어나 불리하게 작용할 수도 있습니다.

(4) 등록 후 흠결 치유 수단 (장단점 존재)

특허 등록 이후에도 심사 절차 중 IDS 제출의무를 수행하지 않았다는 등의 특허의 흠결이 발견된 경우, 보충 심사(Supplemental Examination)나 재등록출원(Reissue Application)의 절차를 이용하여 특허를 정정하거나 흠결을 치유할 수 있는 절차가 있습니다.

다만, 이는 이례적인 수단으로서, 이러한 절차를 이용하여도 특허가 여전히 유효하다면 그 유효성은 더욱 보강되겠으나, 이러한 절차에 의해 특허의 등록이 취소될 수 있는 위험이 있고, 특허가 유효하게 유지되더라도 권리 범위가 변경(보통의 경우, 축소)될 수 있습니다.

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