미국 특허의 높은 무효율② - 원인

앞선 블로그 ①에서 무효율이 32% 및 26%로 나타났지만, 여전히 높은 수치로 느껴질 수 있습니다.

미 특허상표청(USPTO)에서 인정해주었던 특허가 왜 이렇게 상당한 비율로 무효가 되는 것일까요?

미 특허상표청은 Office of Patent Quality Assurance (OPQA) statistical sampling program과 상세한 심사 가이드라인으로 심사 품질을 상당히 높게 유지하고 있는 편입니다. 참고로, 한국 특허청이 공개한 통계에 따르면 한국 특허의 2023년 무효 심판 청구 사건 수 중, 적어도 하나 이상의 특허 청구항을 무효로 한 심결이 나온 사건의 비율은 약 43%이고, 심판의 대상이 된 모든 특허 청구항을 무효로 한 심결이 나온 사건의 비율은 약 35%인 것으로 나타나, 한국 특허의 무효율이 미국 특허의 무효율보다 높은 것을 알 수 있습니다.

따라서, 미 특허상표청의 심사 품질이 낮다고 하면서 원인을 돌리기도 어렵습니다.

원인은 특허와 그 심사절차의 태생적 한계에서 비롯된다고 보아야 합니다. 이하 구체적으로 설명합니다.

(1) 무수한 선행 기술의 존재

특허의 주요 등록 거절이유 및 무효사유는, 선행 기술(Prior art) 대비 특허가 새롭지 않거나(Novelty 이슈) 자명하다는 것(Non-obviousness 이슈)입니다. 이 선행 기술은 특허 출원 전 공개된 모든 것이고 국가 등 공개 장소에 제한되지 않습니다. 반드시 문헌 형태로 존재해야 하는 것도 아니어서 그 공개 형태의 제한도 없습니다.

특허출원의 등록을 위한 심사를 할 때에는, 가용된 시간과 예산의 한계에 의해 조사되는 선행 기술의 범위가 제한될 수 밖에 없습니다. 따라서, 미 특허상표청에서 특허 등록을 결정하는 경우에 특허의 유효성을 완전하게 담보하는 것은 불가능한 것입니다.

반면, 특허 분쟁 절차가 진행되면 침해 주장 상대방은 가용된 모든 비용과 인력을 동원하여 집중적으로 선행 기술을 찾을 것이며, 특히 미국의 Discovery 제도를 이용하면 특허권자의 스스로의 공개 행위 등도 찾아낼 수 있습니다. 즉, 심사 절차 시 보다 분쟁 발생 시에 유력한 선행기술을 발견할 확률이 현저히 높아집니다.

(2) 더 무수한 무효 논리 가능성

Non-obviousness이슈와 관련하여, 복수의 선행 기술을 조합하여 특허 발명이 자명하다는 이유로 특허가 거절/무효될 수 있습니다.

무수히 많은 선행 기술에 그 조합의 경우의 수까지 더해지면, 특허의 무효 논리는 거의 무제한에 가까워질 수 있습니다.

(3) 특허 무효 심판의 반복 시도 가능성

더 나아가, 무효 심판은 그 근거(예를 들어, 근거가 되는 선행기술의 조합)가 달라지면 하나의 특허에 대해서도 복수 회 청구될 수 있습니다. 그래서, 무효 심판이 한번 좌절되었다 하더라도 더 시도하는 것도 가능합니다.  (다만, 무효심판 중 PGR은 특허 등록일로부터 9개월 내까지만 청구할 수 있고, 무효심판 중 IPR은 특허 침해 소송의 소장을 받은 날로부터 1년 이내에 청구해야 한다는 등의 시간적 제한은 있습니다.)

그렇다면, 특허의 무효 위험을 줄이기 위한 대책을 다음 블로그 ③에서 알아보겠습니다.

ACI Law Group, PC

문의: admin@acilawgroup.com