미국 특허의 높은 무효율① - 현황: 무효율 85%?

특허 등록에 성공하면 특허권의 유효성은 보장된 것일까요?

그렇지 않습니다.

특허 등록 후, 제3자가 특허심판원(PTAB; Patent Trial and Appeal Board)에 “Post Grant Review(PGR) 또는 Inter Partes Review(IPR)”(이하 “특허 무효 심판”)을 청구하여, 인용되면 특허는 무효가 됩니다.

그래서, 특허권자가 침해소송을 제기하면, 상대방은 침해가 아님을 주장하는 것뿐만 아니라, 해당 특허의 무효 심판을 청구하는 경우가 흔합니다. 특허가 무효되면, 특허는 처음부터 없는 것으로 보아 특허 침해가 아닌 것이 되기 때문입니다.

미국 특허상표청(USPTO)의 통계(2023.10.01 ~ 2024.09.30.)에 따르면, 특허 무효 심판(PGR 또는 IPR)에서 특허 유무효에 대한 최종적인 심결(Decision)이 나온 사건 중, 약 85%는 적어도 하나 이상의 특허 청구항을 무효로 하는 심결이었고, 심판의 대상이 된 모든 특허 청구항이 무효로 된 비율도 약 70%나 되는 것으로 보입니다.

그러나, 이 수치는 조금 더 자세히 들여다 볼 필요가 있습니다.

위와 같은 기간 동안 특허 무효 심판(PGR 또는 IPR)이 청구된 사건 중 약 41%만 심결이 나왔던 것이기 때문에, “무효 심판 청구 사건수” 및 “심결이 나온 사건수” 중 어느 것을 전체로 보는지에 따라 위의 비율이 다르게 나올 것이기 때문입니다.

이에 대해, USPTO 통계(2023.10.01.~2024.09.30.)를 기준으로 한 아래 표를 참조하여 구체적으로 설명 드리겠습니다. 아래 표는 특허 무효 심판 “청구” 사건 총1,212건 중, 각 종결 사례 별 수치를 나타낸 것입니다.

(1) 절차 개시하지 않은 비율: 24%

특허 무효 심판이 청구되면 절차 개시(Institution) 여부를 결정하여, 절차가 개시되는 경우에만 심리를 속행하게 되는데, 심리를 속행할 것도 없이 청구인의 무효 주장이 우세하지 않으면(PGR 및 IPR 각각의 구체적인 기준은 다소 차이가 있음), 절차 개시를 하지 않습니다. 위의 표에서 이러한 절차 개시를 하지 않은 비율이 약 24%로 나타납니다. (이 사건들에서는 만약 절차 개시를 진행했다 하더라도, 청구인이 원하는 특허 무효 심결을 얻지 못했을 가능성이 큽니다.)

(2) 합의 비율: 30%

또한, 최종 심결까지 가기 전에 특허권자와 청구인 사이의 합의(settlement)가 이루어지는 경우도 같은 기간 동안 30%로 나타납니다. (물론, 이 경우에는 청구인이 합의에 의해 원하는 목적을 달성했을 수도 있습니다.)

(4) 포기 및 각하: 각 2%

그 밖에도, 특별한 사정에 의해 청구인 스스로 청구항을 포기하는 경우(Req. Adverse Judgment) 및 기타 사유로 절차가 최종 심결까지 가지 않고 종결(각하)되는 경우(Dismissed)도 각각 2%씩으로 나타납니다.

(5) 적어도 하나 이상의 특허 청구항을 무효로 한 심결 비율: 32%

위와 같은 사정을 고려하여, 같은 기간 동안 특허 무효 심판 청구 사건 수 중, 적어도 하나 이상의 특허 청구항을 무효로 한 심결이 나온 사건(FWD All Unpatentable + FWD Mixed)의 비율은 약 32%이고, 심판의 대상이 된 모든 특허 청구항을 무효로 한 심결이 나온 사건(FWD All Unpatentable)의 비율은 약 26%인 것으로 나타납니다.

이러한 상당한 특허 무효율의 원인에 대해서는 다음 블로그 ②에서 분석해 보겠습니다.

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