한국출원 후 우선권 기한 도과시, 미국 출원 가능할까? (1) 우선권주장 회복 (2) 우선권 주장없이 미국 출원

한국출원 후 우선권 기한이 이미 도과된 경우, 미국 출원이 가능할까요?

결론부터 답하면 Yes 입니다만, 제한 사항이 있습니다. 이하, 구체적으로 설명 드립니다.

1. 배경 설명 - 조약 우선권 주장 제도

특허출원을 하여 특허권을 획득하기 위해서는, “출원일”을 기준으로 그 이전에 공개된 “선행 기술/디자인”(Prior art) 대비 출원 발명(디자인)이 새로워야 하고 자명하지 않아야 합니다(Novelty & Non-obviousness). 조약 우선권 주장 제도는 이러한 출원일을 앞당겨서 심사받게 해주어 출원인에게 유리한 제도입니다.

구체적으로, 파리조약(공업소유권의 보호를 위한 파리 협약)의 체약국 약 180개국(2025년 3월 기준) 사이에서는, 동일한 발명(디자인)에 대해 제1 국가(ex. 한국) 출원 후 우선권 기한 내 제2 국가(ex. 미국) 출원을 하면, 제1 국가의 출원일을 기준으로 제2 국가 출원이 심사 받게 됩니다. 이 경우, 제1 국가의 출원일부터 제2 국가의 출원일 사이에 공개된 것은 “선행 기술(디자인)”에서 배제될 수 있기 때문에, 특허를 받는 것이 더 유리해집니다.

여기서, 우선권 기한은, 실용 특허(utility patent)의 경우 1년이고, 디자인 특허(design patent)의 경우 6개월입니다.

그렇다면,  동일한 발명(디자인)에 대해서 한국 출원 후 우선권 기한 내 미국 출원을 하지 못한 경우, 어떻게 미국 출원을 할 수 있을까요?

2.  가능 방안1: 우선권주장 회복 제도

우선권 기한이 도과하였더라도, (i) 도과 후 2개월 이내이고 (ii) 그러한 기한 도과가 의도적이지 않았다면(Unintentional), 미국 출원을 하면서 우선권 주장 회복 신청을 할 수 있습니다(37 CFR §1.55).

구체적으로, 이러한 신청을 위해서는 “우선권 기한 도과가 의도적이지 않았다”는 statement를 제출하면서, 회복 신청을 위한 아래의 USPTO fee도 추가로 납부해야 합니다. 출원인의 규모에 따라 회복 신청을 위한 USPTO fee는 다음과 같습니다(2025년 3월 기준).

-          Large entity : $2260

-          Small entity: $904

-          Micro entity: $452

3.  가능 방안2: 우선권 주장없이 미국 출원

(1) 개요

우선권 기한이 도과하였고 위의 우선권 주장 회복 신청도 할 수 없는 경우, 미국 출원이 불가능한 것일까요?

꼭 그렇지는 않습니다.

우선권 주장은 어디까지나 후속 출원(미국 출원)의 심사 시 선행 출원(한국 출원)의 출원일을 기준으로 심사받을 수 있는 장점을 제공해 주는 것일 뿐이므로, 우선권 주장 없이 미국 출원을 하고 위의 장점을 포기하면 되는 것이기 때문입니다.

다만, 이 경우에는 한국 출원일부터 미국 출원일 사이에 공개된 것(Prior art)에 의해 미국 출원의 특허성이 부정될 수 있기 때문에, 출원인 입장에서 매우 불리해집니다. 다음 사항을 참고해 주십시오.

(2) 발명자 등에 의해 한국 출원 후 해당 발명(디자인)이 공개된 경우

예를 들어, 출원인이 한국 출원 후 해당 발명(디자인)을 판매하거나 홍보하여 공개적으로 실시할 수도 있고, 한국 특허청이 공보(출원공개/등록공보)를 통해 한국출원을 공개할 수도 있습니다. 이러한 공개가 미국 출원에서 선행 기술(디자인)이 될 수 있을까요?

결론적으로 말씀드리면, 공개한 후 출원까지 걸린 시간에 따라 답이 달라집니다.

‘발명자’ 또는 ‘발명자로부터 발명을 알게된 자’(이하 “발명자 등”)가 해당 발명(디자인)을 공개한 후, 1 년 내 미국 출원을 하면 해당 공개는 선행 기술(디자인)에서 제외될 수 있습니다(35 USC §102(b)(1)(A)).

그러나, 해당 공개 후 1년이 지난 뒤 미국 출원을 하면, 해당 공개는 선행 기술(디자인)이 되어 미국 출원의 특허성이 부정될 수 있습니다.

(3) 발명자로부터 발명을 알게된 자가 아닌 제3자가 발명(디자인)을 공개한 경우

이 경우에는, 이러한 공개 후 미국 출원까지 걸린 시간 뿐만 아니라, 누가 먼저 공개했는지에 따라 답이 달라집니다.

 (i)  “발명자 등”의 발명(디자인)의 공개가 제3자(발명자로부터 발명을 알게된 자가 아닌 자)의 동일한 발명(디자인)의 공개보다 먼저 발생했고, (ii) 그러한 제3자의 공개 후 1년 이내 미국 출원을 하였다면, 그러한 제3자의 공개는 미국 출원의 선행 기술(디자인)에서 제외될 수 있습니다(35 USC §102(b)(1)(B)). 물론, 먼저 공개된 “발명자 등”의 공개도 선행 기술(디자인)에서 제외시키기 위해서는, “발명자 등”의 공개로부터도 1년 이내 미국 출원이 되어야 합니다.

그러나, 그러한 제3자보다 발명자 등이 먼저 공개하지 않았다면, 그러한 제3자의 공개는 미국 출원의 선행 기술(디자인)이 되어 미국 출원의 특허성이 부정될 수 있습니다(1년 이내 미국 출원 여부와 무관).

4.  결론

결론적으로, 한국 출원 후, 특허의 경우 1년 이내, 디자인의 경우 6개월 이내, 미국 출원을 하면 좋습니다. 그러나, 만약 그러하지 못했더라도 위와 같은 내용을 참조하여 미국 출원이 가능할 수 있습니다.

문의: admin@acilawgroup.com